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Luego de casi 3 años desde que el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (“INAPI”) propusiera un proyecto de ley para modificar la Ley de Propiedad Industrial (Ley N° 19.039), el pasado 20 de abril el Congreso lo terminó por aprobar. La próxima Ley, tiene como objetivo reconocer nuevos tipos de derechos de propiedad industrial, facilitar la tramitación, modernizar los procesos y, por sobre todo, actualizar nuestra normativa conforme a estándares internacionales.

La también denominada “Ley corta de INAPI” introduce varias modificaciones, dentro de las cuales se encuentran:

• Se amplía la definición de marca comercial, eliminándose el requisito de “representación gráfica”. Ello permite reconocer expresamente a otras marcas no convencionales. Si anteriormente, se reconocía las marcas sonoras, ahora se incorporaron las marcas olfativas y las formas tridimensionales. Lo anterior implica que se podrán registrar como marcas comerciales tanto olores como envases distintivos. En este punto, más allá de la protección legal para estos nuevos tipos de marcas, será interesante ver cuáles criterios adoptará INAPI para ejecutar este mandato legal.
• Los titulares de marcas tendrán un nuevo plazo para efectos de solicitar su renovación, correspondiente a los 6 meses anteriores y 6 meses siguientes al vencimiento del registro, ello en contraposición a los 30 días siguientes contados desde su expiración que solía tener el titular para renovar. Lo anterior viene a actualizar de manera literal el texto anterior de la Ley, sin perjuicio que dicha norma se encontraba tácitamente derogada por el Tratado sobre el Derecho de Marcas. En ese sentido INAPI ya había adoptado desde el presente mes de abril el criterio de renovación hasta los 6 meses posteriores a la fecha de vencimiento del registro.
• Uno de los cambios más esperados, sin embargo, por su efecto práctico, es el de la introducción de la caducidad por falta de uso en nuestra legislación. En este sentido, cabe tener presente que Chile era de los últimos países en el mundo en no exigir a los titulares de marcas comerciales su uso, bajo la sanción de perder su protección. Así, y en línea con la normativa de la mayoría de los países, quien detente un interés legítimo, podrá solicitar la caducidad total o parcial de un registro marcario en caso de que la marca no haya sido usada real y efectivamente en el plazo de 5 años desde que se concedió el registro o si dicho uso se hubiese suspendido de forma ininterrumpida por el mismo período de tiempo. Este cambio permitirá eliminar como barrera de entrada para nuevas marcas a aquellas denominadas “marcas pasivas”, permitiendo así, el registro de nuevas marcas a quienes sí tienen un legítimo interés en utilizarlas en el tráfico comercial.
• Se introduce por primera vez la pena de cárcel en nuestro régimen de propiedad industrial, para quienes falsifiquen marcas registradas, así como para quienes fabriquen, introduzcan en el país, tengan para comercializar o comercialicen falsificaciones de objetos con fines de lucro. En dicho punto, el proyecto original contemplaba modificar adicionalmente el Código Procesal Penal, con el objeto de modificar la naturaleza de la acción penal de acción penal pública previa instancia de particular, a acción penal pública. Sin embargo, esta importante modificación finalmente no forma parte de la reforma, manteniéndose la acción penal como acción penal pública previa instancia de particular, según lo dispone el artículo 54, letra e) del Código Procesal Penal.
• Se introducen figuras simplificadas para patentes de invención y diseños industriales. En el caso de las primeras, se introduce la patente provisional para aquel que, teniendo una potencial invención, pero no contando aún con todos los elementos necesarios exigidos por ley para su protección, pueda solicitar ante INAPI una patente provisional. Lo anterior es relevante puesto que el proceso de solicitud de registro de patentes en nuestro país suele durar años y esta nueva figura protege la invención confiriendo a su titular un derecho de prioridad de 12 meses contados desde su presentación, otorgando así, protección a la invención y más tiempo al titular para recabar los antecedentes necesarios, así como de paso, reunir recursos y evaluar su viabilidad.
• En cuanto a los diseños o dibujos industriales, se amplía el plazo de vigencia de los registros de 10 a 15 años y se introduce una nueva alternativa de tramitación simplificada consistente en un depósito del dibujo o diseño ante INAPI, a través de un procedimiento abreviado que no considera una examinación de fondo. Este procedimiento abreviado otorga al solicitante un certificado de depósito y, junto con aquel se ordena la publicación del diseño para que terceros puedan requerir su examen de fondo. Mientras el diseño esté en este estado de depósito – que se extiende hasta por 15 años – conserva la prioridad y la facultad para instar por el examen de fondo, pero sin contar durante el tiempo intermedio con las acciones legales para impedir su uso por parte de terceros. Esta figura simplificada viene en promover un aumento en la protección de esta clase de diseños, dejando el engorroso examen de fondo a que los somete la ley sólo para aquellos casos en que el diseño resulte ser comercialmente relevante para su titular.
• La incorporación en la Ley de una regulación más extensa y pormenorizada para la “marca colectiva” y “marca de certificación”, los que, a la fecha estaban regulados en la Circular 9 de INAPI, que incluye el registro obligatorio de un reglamento de uso que deberá ser aprobado por INAPI.

Si bien esta ley corta actualiza nuestra legislación acercándola a estándares internacionales más exigentes, al ser un resumen de un proyecto de ley más integral y extenso, tiene algunas materias que quedan desreguladas, por lo que habrá que esperar a ver cómo la misma funcionará en la práctica.

En cuanto a las etapas pendientes para la entrada en vigencia de esta reforma, hay que tener presente que al incluirse normas de materias que son de rango de Ley Orgánica Constitucional, el proyecto debe ser visado en forma previa por el Tribunal Constitucional. Si este órgano no tiene reparos, quedará listo para ser promulgado y publicado en el Diario Oficial, para luego entrar en vigencia dentro de los 6 meses siguientes a su publicación.

“El presente documento no constituye asesoría legal y el estudio Guerrero Olivos no será responsable por actos u omisiones de terceros basados en la información contenida en él”.